“Nadie lo hace como Frisby lo hace” es el eslogan que por años ha acompañado a la popular cadena de restaurantes colombiana. Una marca familiar que ha logrado consolidarse en el corazón del país, pero que hoy enfrenta una disputa internacional por la defensa de su identidad: un caso de presunta piratería marcaria en España está poniendo a prueba la protección de su propiedad intelectual.
Todo comenzó cuando apareció una empresa registrada en Europa bajo el mismo nombre: “Frisby España”. Su personaje insignia —el icónico pollo con gorra roja— y toda su identidad gráfica empezó a publicarse a través de cuentas como “@frisby.es” en Instagram y TikTok, así como en un sitio web con origen español. Esto obligó a la compañía pereirana, con más de 48 años de trayectoria, a denunciar el uso no autorizado de su marca en una supuesta apertura de operaciones en Europa.
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“No hemos iniciado ni autorizado ningún proceso de expansión, comercialización ni inversión bajo la marca Frisby en España ni en otros países de la Unión Europea (...) Rechazamos cualquier intento de terceros no autorizados de aprovecharse de la reputación de nuestra marca”, informó la empresa colombiana, que aclaró que tampoco opera bajo un modelo de franquicias en ese país.
Sin embargo, desde Europa, la empresa que también se hace llamar Frisby —cuyos representantes legales son Jacqueline Guillemine Pérez Parcha, ciudadana belga; y Gonzalo Barrenechea Correa, un abogado español— aseguró que es el titular legalmente registrado de la marca en la Unión Europea, por lo que “continuará con su expansión” allí.
Hasta el momento, se conoce que esta compañía española tiene sede en Bilbao y conformó la sociedad con tan solo 2.000 euros (unos 9,5 millones de pesos).
¿Frisby tendrá que negociar con los españoles?
Fue a través de un comunicado que la empresa Frisby España informó que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) falló en primera instancia a su favor y le concedió los derechos sobre la marca.
Esto significa que la EUIPO eliminará el registro de la marca de Frisby Colombia de lleno en un plazo de dos meses, a menos que se presenten pruebas de que ha sido utilizada en España.
Su argumento es que Frisby Colombia registró la marca en Europa en 2005 en las categorías que cubren alimentos y restaurantes de comida rápida, pero no ha realizado actividades comerciales allí. De manera que, basados en el hecho de que en estos 20 años no ha dado señales de querer iniciar operaciones en Europa, en diciembre de 2024 la empresa Frisby España SL pidió que se anulara ese registro.
“Una marca puede ser objeto de nulidad si no ha sido objeto de un uso efectivo y serio en la Unión Europea dentro del plazo de cinco años posteriores a su registro”, alegó la sociedad española.
En el mismo documento manifestó que la estrategia de la compañía colombiana de inscribir la marca sin usarla es “abusiva” y “obstaculiza la libre competencia”, y anunció que continuará expandiéndose en Europa y que, una vez termine el proceso judicial, reclamarán ante la colombiana “daños reputacionales y patrimoniales de carácter histórico”.
Al respecto, la compañía colombiana ha señalado que se trata de “un asunto estrictamente legal, el cual está siendo atendido ante las autoridades competentes y en las instancias correspondientes”.
¿Un caso de piratería marcaria?
En medio de esta controversia, analistas consultados por EL COLOMBIANO no descartan que se trate de un intento oportunista por parte de terceros que habrían registrado la marca Frisby en Europa con el objetivo de exigir una compensación económica a cambio de ceder los derechos. Este tipo de maniobra encajaría dentro de lo que se conoce como “piratería marcaria”.
De hecho, en un comunicado del 12 de mayo, Frisby España aseguró: “Tendemos la mano a Frisby S.A. BIC para abrir un constructivo que permita alcanzar un acuerdo operativo, logístico, y comercial beneficioso para todas las partes”.
La Superintendencia de Industria y Comercio ha hablado de la “piratería marcaria” como un caso en el que una persona —natural o jurídica— intenta, o incluso logra, registrar como propia una marca que en realidad pertenece a un tercero.
A diferencia de situaciones en las que se utiliza una marca sin autorización, se la imita, falsifica o adultera, aquí el enfoque es distinto: el infractor acude formalmente ante la autoridad de registro y solicita la inscripción de una marca, declarando que le pertenece, cuando en realidad es propiedad de otra compañía.
Sin embargo, el objetivo no es comercializar productos o servicios, sino ejercer una forma de presión sobre la empresa original, con la intención de forzarla a pagar sumas elevadas de dinero a cambio de recuperar los derechos sobre su propia marca.
Para Daniel Pardo Mateus, abogado de derecho corporativo en Scola Abogados, las personas que se dedican a este negocio fraudulento, “se aprovechan de los altos costos y los complejos procesos que representa la protección internacional de marcas, obligando a los empresarios a negociar sumas de dinero a cambio de dejar de usar su marca”.
“Frisby España obliga a Frisby Colombia a iniciar un proceso legal costoso, complejo y desgastante puesto que, una vez obtenida la protección europea sobre la marca, esta solo se puede desvirtuar mediante sentencia judicial, lo que nos permitiría inferir que lo que busca quien registró la marca en España es llegar a un acuerdo monetario para dejar de usarla”, indicó el experto.
Las acciones legales disponibles para Frisby Colombia
La suplantación de la marca Frisby en España podría tener diversas implicaciones legales, tanto en el ámbito civil como en el penal y administrativo, según lo determinen la jurisdicción aplicable y la gravedad de los hechos.
En este sentido, Pardo explicó que Frisby Colombia puede iniciar acciones legales ante la EUIPO para solicitar la nulidad o cancelación del registro europeo de la marca, alegando mala fe o notoriedad internacional, y apoyándose en el Convenio de París y el Acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual).
También, dijo, puede acudir a los tribunales españoles para reclamar por competencia desleal, infracción marcaria y, eventualmente, fraude si se demuestra la intención de engañar a consumidores e inversionistas.
“Si Frisby Colombia demuestra la notoriedad de su marca y la mala fe en el registro europeo, puede obtener la nulidad de este ante la EUIPO o los tribunales españoles. También puede reclamar compensación económica por el uso indebido de la marca y el daño a su reputación; la suspensión inmediata del uso de la marca, retiro de productos, cierre de locales y eliminación de campañas publicitarias engañosas; y si se prueba fraude o estafa, pueden imponerse sanciones penales a los responsables en España”, anotó Pardo.
Lecciones clave para las empresas colombianas
Casos como el de Frisby ponen sobre la mesa una serie de interrogantes clave para cualquier empresa que aspire a expandirse internacionalmente.
“Este no es un caso aislado. Situaciones similares han ocurrido a nivel internacional, como lo evidencia el caso de Burger King, que opera bajo el nombre Hungry Jack’s en Australia debido a restricciones de marca. Estos precedentes evidencian un patrón global: la protección de marcas en distintas jurisdicciones es un paso esencial para mitigar riesgos reputacionales y legales”, comentó Santiago Andrés Gómez, especialista de propiedad intelectual del ITM.
Según el analista, actualmente existen mecanismos internacionales como el Sistema de Madrid, que permiten la solicitud de protección de marcas en múltiples jurisdicciones a través de una sola gestión.
“En 2024, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) reportó un incremento del 1,2% en solicitudes internacionales de marcas, encabezadas por solicitantes de Estados Unidos, Alemania y China. Este crecimiento refleja una creciente conciencia sobre la necesidad de blindar los activos intangibles en un entorno empresarial cada vez más globalizado”, destacó.
Por su parte, Danilo Romero Raad, socio en Holland & Knight, recomienda a los empresarios que si tienen una marca con vocación de exportación deben “pensar en grande y comenzar a registrarla”.
“Las marcas tiene derechos pero también obligaciones, y una de ellas es que hay que usarlas. De lo contrario, se ponen en riesgo porque las mismas legislaciones tienen figuras de cancelación por no uso y eso puede afectarlas. Es una mezcla de ambas cosas. Si usted pretende exportar, tiene que registrarse afuera, pero además tiene que tener una vocación verdadera de estar en esos países para que no termine perdiendo plata o tiempo”, puntualizó el abogado.
Así las cosas, para los expertos en la materia aún queda camino por recorrer en esta batalla legal. Por un lado, Frisby Colombia puede recurrir a acciones de nulidad, cancelación, indemnización y medidas cautelares, apoyándose en la protección de la marca notoria y la doctrina de la mala fe —incluyendo estudios de mercado, presencia en medios internacionales, premios, franquicias, etc—. Por otro, Frisby España puede defenderse con el principio de territorialidad y el registro válido, salvo que se pruebe lo contrario.
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El desenlace, tal como señaló Pardo, dependerá en gran medida de la capacidad probatoria y de cómo se interpreten los principios de notoriedad y buena o mala fe en el contexto del registro marcario internacional. Más allá de su resolución específica, este caso podría sentar un precedente importante para la protección de marcas notorias latinoamericanas en Europa, así como para la evolución del criterio sobre la mala fe en el ámbito del derecho marcario internacional.
Lluvia de apoyo de competidores a Frisby Colombia
La suplantación de la marca Frisby en España ha sido uno de los temas del momento en Colombia. Tras la situación, varias marcas, entre ellas competidoras de la cadena, le manifestaron su apoyo.
Una de las mayores muestras de respaldo la brindó la cadena de Nueva York, Buffalo Wings, que se especializa en la comercialización de alitas de pollo con salsa picante. Esta empresa publicó en sus redes sociales una imagen en la que se aprecia cómo su clásico búfalo se abraza con el pollo Frisby.
Otro de sus competidores más directos, KFC, no se quedó atrás. La franquicia estadounidense, que cuenta con más de 32.000 puntos de venta en todo el mundo, también hizo una publicación de apoyo en Instagram: “Porque lo auténtico no se copia, se respeta”.
Presto, por su parte, diseñó su propio post de apoyo: “Estamos prestos para defender lo nuestro, cuentan con nuestro apoyo”.
Entre tanto, Sándwich Qbano afirmó: “Sabemos el valor de la tradición y el esfuerzo en cada sabor que compartimos. Por eso nuestros corazones se unen en un abrazo fraterno y un mensaje de a-pollo a toda la gran familia de Frisby. Estamos con ustedes”.
